保护工业产权须慎用警告函 作者 阿布尔莱斯特律师 郑家松

保护工业产权须慎用警告函
作者 阿布尔莱斯特律师 郑家松

前言：

在工业产权保护领域（gewerblichen
Rechtsschutz），警告函（Abmahnung）是当事人或委托律师首选或者说屡试不爽的重要维权手段。做为一种非诉的私权救济形式，警告函往来沟通，即使难免
偶有言辞过当刻薄，总还是有商有量，一旦呈堂双方即争锋相对，为讼所累之余，败诉一方还要承担不菲的诉讼费用。所以，即便警告函没有法律意义上的强制约束力，也并非起诉的
先决条件，但做为诉讼的一种缓冲在实践中倍受青睐。另外，如果选择跳过警告函直接起诉，依据德国民事诉讼法第93条（§
[http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/zpo/__93.html]
[http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/zpo/__93.html] 93 ZPO
[http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/zpo/__93.html]
）的规定，即使官司胜诉，原告也可能不得不自行承担律师费和诉讼费。即如果被告方在应诉时即确认或接受原告的诉求，做为对抗承担费用的事由，被告方可以主张：如果原告事前
以警告函通知被告相关争议事实，则被告早已履行义务，诉讼费和律师费对被告而言，本来是可以避免的。但万事万物都有两面性，警告函的使用绝非百无禁忌，若使用不当可能要承
担一定的赔偿责任，因此在使用时必须小心审查或咨询专业人士的意见。本期笔者引用杜塞尔多夫州立高级法院（LG
Düsseldorf）2008年3月28日的一个案例（卷宗 2a O 314/07）对因警告函使用不当而产生的赔偿责任进行阐述，希望对广大读者有所启发。

案例：

本案原告为一个以”rX.de”为域名的网络销售网站的所有人。其会员大多为大宗商品批发商，可以通过该网站展出并销售各自的产品，而潜在的购买商可以通过打开其它
页面得到产品的详细信息。原告主张自己仅仅为会员提供一个商品交易的网络平台，本身不参与具体的商品交易活动，也不对会员的买卖的合法性承担审查义务。被告为一鞋品制造商
，是商标”DX”的所有人。
2007年8月30日,被告通过律师信向原告提出警告，声称原告网站中展出的11款标有DX的鞋子有商标侵权之嫌，并要求原告限期做出停止侵害并承诺惩罚的声明书（
strafbewehrte
Unterlassungserklärung）。事后原告立即删除了网站中涉嫌侵权的鞋子的相关信息，但同时委托代理律师驳回了被告的请求，并限期要求被告在2007年
9月13日之前对因其不当警告而给原告造成的损失予以赔偿。9月6日被告回复，表示继续主张之前提出的权利。
原告声称，网站所展出并非其本人的产品及信息，他仅仅是为第三方提供一个保存内容的网络平台。因此其个人不成立一个商标侵权案的侵权行为人（Täter）或共犯（T
eilnehmer），也不必承担干扰人责任（Störerhaftung），因为原告没有强制性义务对其网站上所保存的相关信息进行审查。类似的义务仅适用于有”再犯之
虞”（Wiederholungsgefahr）的情况，即义务产生于商标侵权行为确凿属实之后。况且检察院的调查表明，涉嫌侵权的鞋子系正品，由被告的一在波兰的授权经
销商提供。因此原告向法院提出，判定被告所主张的权利不成立，并承担诉讼费及律师费。
被告则基于以下理由，要求法院驳回原告的诉求：
一）、原告必须对其会员所发布的非开放性的信息所存在的商标侵权行为负连带责任。被告以Ebay为反例，指出原告的网站仅仅对其会员开放，属于一个封闭性的交易平台
。且未能像Ebay一样设有VeRI程序，可以保障权利人迅捷有效地对侵权行为采取行动，因此必须承担连带责任。
二）、被告对原告声称鞋子由被告的一在波兰的授权经销商所提供的说法提出异议。被告承认确有一波兰授权经销商的存在，但根据双方的授权协议，约定经销市场仅仅局限于
波兰境内，且该授权因经销商违约而于2007年8月8日解除。
三）、被告还声称对原告网站仅仅为会员提供一个交易平台的事实毫不知情。同时原告本有义务也有能力自行能够处理被告提出的警告函，直接付之诉讼得做法有点小题大做。

法院最终判原告胜诉，并在判决中指出：被告于2007年8月30日发出的警告函，警告对象错误，根据德国民法典第823条第1款（§ 823 I
BGB）规定，构成了对原告正常的工商业活动的不法侵害或妨碍且存在主观过错。

分析：

一、警告对象错误，即原告并非商标侵权的侵权行为人（Täter）或共犯（Teilnehmer）或干扰责任人(Störereigenschaft)；

正常情况下，首发的警告函一般会要求对方对所声称的侵权事实提供相关信息，以进一步确定侵权是否真实存在。被告在2007年8月30日发出的警告函中直接明确的要求
原告即时停止继续在其网站中展出涉嫌商标侵权的产品，并责令原告限期做出停止侵害并承诺惩罚声明书。但事实上不管原告网站展出的鞋子是仿冒赝品还是由被告的在波兰的授权经
销商违反授权协议的限制而提供，被告都无权向原告发出警告函，要求原告做出德国商标法第14条第2款第1项及第4项（§ 14 II Nr. 1, V
MarkenG）规定的停止侵权声明书。因为被告所警告的对象有误。即使存在商标侵权的事实，原告也不是侵权行为人或侵权行为共犯，也不承担干扰人责任。
1）根据德国商标法第14条第2款第1项（§ 14 II Nr. 1
MarkenG）的规定，商标权所有人有权禁止任何第三人未经其允许，把与其受保护的商标相同的标识用于该商标的同类产品。显然，原告本身未实施上述禁止行为，非侵权行为
人。
2）引用德国联邦最高法院（BGH）对ebay案的判决，原告只有在事前知悉并放任其会员在网站所公布的商标侵权的信息时才承担连带责任。而本案中原告在收到警告函
之时根本对侵权事实毫不知情，并在事后迅速采取措施，删除了其会员涉嫌商标侵权的相关信息，因此不承担任何的连带责任。成立共犯的前提是要求该供应商存在对侵权行为的主观
上的故意或放任(BGH GRUR 2004, 860 ff.)。因此可以认定本案原告在可能存在的商标侵权案中也不成立共犯。
3）另外，根据德国联邦最高法院判决，原告在收到警告函时不成立干扰责任人(Störereigenschaft)，只有在原告收到被告的警告函而没有采取相应措施
的情况才成立。法理上定义干扰责任人为侵权行为人或其共犯之外的第三人，故意或因严重的疏忽大意而未尽到审查的义务，直接或间接地导致或促进侵权行为的发生(BGH
aaO., S.
864)。原告做为一个提供网络交易平台的企业，不可能也不能被要求全面适时地审查其网站发布的产品或信息是否存在侵权的可能。从可行性的角度，其所要承担的义务是在收到
有关侵权的报告后积极配合，毫不迟延的封锁或限制侵权产品的传播或销售，以及深刻反省如何采取适当的措施完善机制，防止同类事件再次发生。这些正是原告在事发后切实行动。

二、被告存在主观的过错

被告声称对原告以”rX.de”为域名的网站仅仅为其会员，其中大多数为大宗批发商，提供一个网络交易平台的事实 毫不知情，但鉴于原告的大量举证，尤其是原告在
该网站发布的关于使用该平台的一般条款（Allgemeinen
Geschäftsbedingung）对上述情况做了详尽的说明。同时被告可以通过进入该网站轻易得到相关的信息。即使被告声称不知情也有失察的过错，因此不能成为其免
责的事由。
如果当初被告尽到了必要谨慎的审查义务，或咨询了法律专业人士，从联邦最高法院以往的判决中不难发现，原告不是警告函的收受方，即原告并非侵权行为人或共犯。同时，
在原告向其发出反警告后，被告再次有机会从新审查整件事的来龙去脉或向专业人士咨询求助，因此主观过错成立。

实践中应对不正当警告函的措施：

一、向法院提起否定确认之诉（Negative Feststellungsklage）
收到不合法的警告函的一方当事人有权要求警告方做出有法律约束力的声明，停止继续主张或放弃警告函中权利。如果警告方拒绝履行的，被警告方可以向法院提起否定确认之
诉（Negative Feststellungsklage），要求法院确定警告方所主张的权利不存在或确定警告函的不合法性。

二、向不当警告方主张赔偿权利（Schadensersatzansprüche）
德国联邦最高法院（BGH）在以往的判决中已经明确表明，基于工业产权保护而寄发警告函，如果警告方所主张的权利不存在或证据不足或警告对象错误，必须承担相应的赔
偿责任。法律要求主张权利保护的当事人必须尽到审查和慎思的义务，以确保其主张的合法性，否则即构成侵权且必须承担赔偿责任。被警告方在收到警告函时，不论对方所主张的权
利合法与否，通常不得不首先中断其正常的运营或生产，因为不合作可以意味着一笔更为巨大的赔偿费。但如果最终认定警告函不合法，则被警告方可以以其为法律所保护的经济活动
的自由权利受到不法的妨碍或侵害为由向侵害方主张赔偿的权利。

三、不合法的警告函本身成立反竞争行为（Wettbewerbsverletzung），被警告方可以向警告方提出反警告(
Gegenabmahnung)，并要求清还自己无因管理（Geschäftsführung ohne Auftrag）所产生的一切费用。

总结：
因此，在实践中不论是警告他人或是被人警告，在采取进一步措施之前一定要详查事情的来龙去脉，弄清自己的权利和义务。有疑难之处应及时咨询专业人士，避免贸然行事而
造成不必要的损失。鄙所对类似案件具有丰富的经验和许多成功的案例，本着”以人为本，急人所需”的宗旨竭诚为广大有需要的读者排忧解难。